关于第16245174号雅鹿晗商标无效宣告请求裁定书
时间:2017-12-27

商标注册

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  出生在1990年的鹿晗是目前国内颇具人气的男演员、歌手。在微博上,鹿晗拥有2000多万名粉丝。2016年12月,鹿晗荣登“中国90后十大影响力人物”榜首,并以2.7亿元财富居2016“中国90后富豪榜”第五位。前不久,鹿晗主演的古装玄幻剧《择天记》上映,再次引起粉丝的疯狂关注。 (图片来源于网络)

 

  申请人:南京鹿晗影视文化工作室
  委托代理人:北京市东友律师事务所
  被申请人:传成世纪(北京)商务服务有限公司
  委托代理人:北京信诚国际知识产权代理有限公司
  申请人于2016年10月25日对第16245174号雅鹿晗商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。
  我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
  申请人的主要理由是:
  申请人的创始人及法定代表人鹿晗对“鹿晗”依法享有姓名权,申请人拥有在经营发展中使用“鹿晗”姓名的权利。
  争议商标所含鹿晗文字与申请人的创始人及法定代表人鹿晗的姓名完全相同,损害并阻碍申请人经授权使用鹿晗姓名的权利,构成对鹿晗姓名权和“商品化权”的侵害。
  被申请人具有抢注鹿晗姓名的主观恶意,违反了诚实信用原则。争议商标的注册容易导致相关公众误认为使用该商标的商品与影视明星鹿晗及申请人有特定联系,具有欺骗性。
  申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定,宣告争议商标的注册无效。
  申请人向我委提交了以下主要证据(光盘):
  1.鹿晗身份信息及申请人主体资格资料;
  2.媒体对鹿晗的电影及参加活动的介绍;
  3.部分判决书;
  4.被申请人企业信息登记查询打印件;
  5.被申请人抄袭、抢注鹿晗申请注册的其他商标档案打印件;
  6.被申请人部分申请注册的商标及其抄袭或抢注的公众人物名称及他人在线知名品牌的介绍或档案打印件;
  7.关于鹿晗的《国家图书馆检索报告》。
  被申请人答辩的主要理由:
  争议商标为原创商标,未侵犯申请人姓名权。
  被申请人遵守诚实信用原则,没有违反相关法律规定。
  被申请人请求维持争议商标的注册。
  经审理查明:
  1.争议商标由被申请人于2015年1月27日提出注册申请,2016年3月28日经商标局核准,核定使用在第18类“裘皮;书包;旅行箱;钱包(钱夹);手提包;旅行包;手提旅行包(箱);包;伞;手杖”商品上。
  2.被申请人同时在第3类“去污剂;研磨剂;牙膏;香;动物用化妆品”商品上申请了第16245396号鹿晗商标。
  我委认为,现行《商标法》第七条属于原则性条款,故本案将依据现行《商标法》的具体条款进行审理。依据当事人的评审请求和在案证据,本案审理如下:
  一、《商标法》第三十二条所保护的在先权利,包括对在先姓名权的保护。
  当自然人的姓名在一定领域具有一定知名度和影响力时,若将其与商品相结合进行商业性的使用,即会借助该自然人的影响而实现经济利益。自然,上述经济利益理应由该姓名权人或者被授权使用该姓名的人所享有。
  本案中,根据申请人提交的证据可以证明,在争议商标申请注册之前,通过我国媒体的宣传报道,鹿晗在娱乐领域已经具有一定知名度,为我国相关公众所知晓。
  争议商标为中文雅鹿晗,完整包含文字鹿晗,无明确含义,同时考虑到被申请人曾在第3类“去污剂;研磨剂;牙膏;香;动物用化妆品”商品上注册了第16245396号鹿晗商标,在争议商标申请注册之前鹿晗已经具有一定知名度的情况下,被申请人未经授权将含有鹿晗的争议商标注册使用在书包、手提包等商品上,该注册行为主观上难谓巧合,客观上被申请人具有不正当利用鹿晗姓名的知名度和影响力而实现经济利益的目的。
  争议商标的注册和使用易使相关公众认为其使用的商品与鹿晗具有某种特定关联或者由其授权生产,从而可能损害鹿晗享有的在先姓名权。鉴于鹿晗为申请人的法定代表人,故本案应当认定争议商标的注册和使用侵犯了申请人主张的鹿晗享有的在先姓名权,从而违反了《商标法》第三十二条的规定。
  申请人主张的“商品化权”缺乏事实及法律依据,我委不予支持。
  二、本案尚无证据认定争议商标本身易使相关公众产生误认,即争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
  申请人提交证据也不能证明争议商标申请注册之时存在欺骗商标行政主管机关或者其他不正当手段的情形。因此,申请人依据《商标法》第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏事实依据,我委不予支持。
  另,申请人虽主张争议商标的注册违反了《商标法》第四条的规定,但缺乏事实依据,我委不予支持。
  依照《商标法》第三十二条,第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
  争议商标予以无效宣告。
  当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

  合议组成员:刘中博 王 超 赵齐朝
2017年5月24日


解 读
  经营者通过名人代言的方式推销商品或服务、提升品牌形象,往往能起到事半功倍的效果。影视明星、体育明星等知名人物将其姓名、形象等身份特征进行商业化运用并获取经济利益的现象已极为普遍。正是由于名人姓名蕴含巨大的商业价值,因此擅自将名人姓名作为商标注册以期牟取不当利益的情况时有发生,本案即是一例。在本案中,申请人南京鹿晗影视文化工作室提出的主要理由为被申请人传成世纪(北京)商务服务有限公司注册的雅鹿晗商标侵害明星鹿晗的姓名权与“商品化权”。商评委审理后支持了申请人关于争议商标侵害鹿晗姓名权的主张,裁定对该商标予以无效宣告。通过研读本案裁定书,可以发现商评委在解决商标权与姓名权冲突案件时,着重考虑了以下几方面内容。
  一、在先姓名权属于《商标法》第三十二条所保护的在先权利
  《商标法》第三十二条前半句规定。“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”,但并没有明确规定或列举“在先权利”的具体类型。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定:“商标法第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。”姓名权作为《民法通则》第九十九条第一款所规定的民事权利,应当构成《商标法》第三十二条所规定的“在先权利”。
  二、申请人主张在先姓名权时应当符合的条件
  在本案中,商评委认为“当自然人的姓名在一定领域具有一定知名度和影响力时,若将其与商品相结合进行商业性的使用,即会借助该自然人的影响而实现经济利益。自然,上述经济利益理应由该姓名权人或者被授权使用该姓名的人所享有。”结合在案证据所能证明的事实,商评委进一步认定,在争议商标申请注册之前,鹿晗在娱乐领域已经具有一定知名度,为我国相关公众所知晓;争议商标雅鹿晗完整包含了鹿晗文字,无明确含义;争议商标的注册和使用易使相关公众认为其使用的商品与鹿晗具有某种特定关联或者由其授权生产,从而可能损害鹿晗享有的在先姓名权。可见,申请人主张的姓名权要想能够得到商评委的支持,应当具备三方面的条件:其一,该姓名在我国具有一定的知名度,为相关公众所熟知;其二,相关公众以该姓名指代主张姓名权的特定的自然人;其三,该姓名已经与上述特定自然人之间建立了稳定的对应关系,他人将其作为商标注册或使用时易使相关公众误认为其商品或服务与姓名权人之间存在代言、授权等特定关联。这三项条件,与最高人民法院在(2016)最高法行再27号乔丹商标争议行政纠纷一案的再审判决中所阐述的内容是一致的。需要说明的是,由于法律并不禁止不同的人使用相同的姓名,因此在考查某一姓名与特定的自然人之间是否已经建立起稳定的关联时,不应苛求其关联达到“唯一”的程度。
  三、被申请人具有明显的主观恶意
  根据商评委查明的事实,在鹿晗已经具有相当知名度的情况下,被申请人除涉案商标之外,还曾在第3类商品上注册了第16245396号鹿晗商标。鹿晗除指代特定名人之外,并无其他明确含义。这一事实足以说明被申请人在主观上具有攀附鹿晗知名度的恶意。在本案中,被申请人以完整包含鹿晗文字的名称作为商标注册,难以作出合理解释。不难推断,该商标的注册也是出于同样的主观恶意。虽然商标评审秉承个案审查原则,但是综合考虑当事人其他商标注册的情形,有利于了解当事人的真实主观意图,从而作出更为合理的判断。
  鉴于本案被申请人的行为明显有悖于诚实信用原则,商评委综合运用法律规定加以纠正,其裁定结果是正确的。在具体的说理和法律适用层面,笔者认为仍然存在以下一些值得探讨的问题。
  一、关于本案申请人的主体资格问题
  姓名权作为一种人身权,只能归属于自然人,法人不享有姓名权。虽然自然人可以将其姓名许可给他人做商业性使用,但究其实质,仅是对姓名所蕴含的财产权益的授权,姓名权本身并不能与权利人的人身分离,也不能转让予他人。在本案中,申请人为南京鹿晗影视文化工作室,即使该企业由鹿晗本人独资设立并担任法定代表人,也不意味着可以由该企业享有鹿晗的姓名权。笔者认为,如果鹿晗与该企业之间存在相关的许可协议,则该企业可以就姓名权所包含的财产性权益提出主张,但如果主张完整的姓名权,则以鹿晗本人提出评审请求为宜。
  二、关于姓名权的保护范围问题
  本案争议商标为雅鹿晗,虽然完整包含了鹿晗的姓名,但并非直接以鹿晗的姓名作为商标注册。从商标审查的角度而言,雅鹿晗与鹿晗也仅是构成近似而非相同。商评委直接以侵犯姓名权为由宣告争议商标无效,事实上是将姓名权的保护扩大到排斥近似名称的使用,这对于姓名权的保护是否过于宽泛了?至少,商评委在这一问题上的说理尚不够充分。
  三、关于申请人主张“商品化权”的问题
  近年来,当事人主张影视作品名称、角色名称、名人姓名等名称或标志享有“商品化权”的案件时有发生。虽然我国现行法律并没有对“商品化权”作出明确规定,但是包括名人姓名在内的一些知名度极高的名称或标志,确实拥有巨大的影响力和号召力,能够直接吸引潜在的消费群体、增加交易机会,从而产生了巨大的商业价值。这一商业价值属于法律可保护的利益。在(2015)高行(知)终字第752号TEAMBEATLES添·甲虫及图商标异议复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院认为:“2001年《商标法》并无‘商品化权’的规定。《民法通则》也无‘商品化权’的规定,但文学艺术作品、作品名称、角色名称、某种标识性的名称、姓名等确实会使上述作品或名称的拥有者通过上述作品、姓名等取得声誉、信誉、知名度等,拥有者通过将上述的声誉、信誉、知名度等与商品或服务的结合进行商业性的使用而实现经济利益。因此,上述作品或名称通过商业化使用,能够给拥有者带来相应的利益,可以作为‘在先权利’获得保护。”除上述案件之外,亦有多件司法判决认定“商品化权”(益)应当属于《商标法》第三十二条所规定的“在先权利”给予保护。在本案中,商评委仅以申请人主张的“商品化权”缺乏事实及法律依据为由不予支持,似乎欠妥。
  以笔者个人的观点看,考虑到申请人并非姓名权人本人,争议商标与鹿晗姓名并不完全相同的情况,本案从保护“商品化权”(益)的角度作出论述和裁定可能更为妥帖。

□苏州新苏律师事务所 唐建军